通過駁回復審應對商標申請的駁回
(壹)如何在駁回復審中應對商標局的絕對駁回理由
商標局的絕對駁回理由所依據的是《商標法》第10、11、12條的規定。概括來講,如果申請商標違反了社會的公序良俗或缺乏顯著性,則申請商標會被商標局駁回。
在涉及絕對駁回理由的駁回復審中,商標註冊申請人向商標評審委員會提出的復審理由通常包括直接論證部分和間接論證部分。
1.直接論證部分
商標評審委員會在審理涉及絕對駁回理由的駁回復審申請時,通常會遵循商標局和商標評審委員會聯合頒布的《商標審查及審理標準》中的具體審查原則。如果申請人能夠將申請商標的情形歸因至《商標審查及審理標準》中規定的審查原則的例外情形,則申請商標有望核準註冊。因此,直接論證部分往往是關於申請商標的情形屬於審查原則的例外情形的論證。
2.間接論證部分
《商標法》第11條第2款規定:?前款所列標誌經過使用取得顯著特征,並便於識別的,可以作為商標註冊。?因此,如果商標局以《商標法》第11條第1款所規定的絕對駁回理由駁回了商標註冊申請,則申請人可以舉證證明其在申請商標的註冊申請日前,長期將其本身不具有顯著性的標誌作為商標使用在自己的商品上,申請商標與所使用的商品之間已經建立起了很強的對應關系,相關公眾認為該標誌指代的就是其使用人的商品,該標誌事實上已經發揮出了區分商品來源的作用。商標註冊申請人可以參照馳名商標的證據要求收集用以證明前述事實的證據。
(二)如何在駁回復審中應對商標局的相對駁回理由
商標局的相對駁回理由所依據的是《商標法》第30、31條的規定。概括來講,如果申請商標與他人在先的引證商標(包括已註冊商標、初步審定公告的商標和註冊申請中的商標)構成相同或類似商品上的相同或近似商標的話,則申請商標會被商標局駁回。在涉及相對駁回理由的駁回復審中,商標註冊申請人向商標評審委員會提出的復審理由通常亦包括直接論證部分和間接論證部分。
1.直接論證部分
如何論證申請商標與他人在先的引證商標並不構成相同或類似商品上的相同或近似商標,是駁回復審成功的關鍵所在。從邏輯上講,只要下列任壹條件成立,商標註冊申請人亟需得出的?申請商標與他人在先的引證商標並不構成相同或類似商品上的相同或近似商標?的結論即可成立:
(1)申請商標所指定的商品與他人在先的引證商標所指定的商品並不構成相同或類似商品。
(2)申請商標與他人在先的引證商標並不。構成相同或近似商標。
2.間接論證部分
在完成了直接論證部分後,倘若商標註冊申請人可以進壹步舉證證明如下事實,則可起到補強直接論證部分的效果,從壹定程度上影響商標評審委員會審查員的自由心證,從而使案件審理朝有利方向發展:
(1)申請商標與引證商標在市場上長期***存在中國或外國市場上,申請商標與引證商標在客觀上已長期***存,能夠起到區分各自商品來源的作用,相關公眾並未因申請商標與引證商標的***存而對商品的來源產生混淆和誤認。
(2)存在有利的在先審查例
在商標局或任何外國商標行政機關的審查實踐中,存在與本案情況相似的在先審查例,在這些審查例中,在相同或類似商品上彼此***存的兩註冊商標之間的差別與申請商標和引證商標之間的差別性質相同。
通過采取駁回復審以外的輔助措施應對商標註冊申請的駁回
當商標局以相對駁回理由駁回商標註冊申請時,除了向商標評審委員會提出回復審申請外,商標註冊申請人還可根據不同情況采取以下壹種或多種輔助措施,以消除引證商標所形成的在先權利障礙,達到獲得核準註冊的最終目的。根據筆者的實務經驗,商標註冊申請人通常可以考慮采取以下輔助措施:
(壹)向商標局提出撤銷連續三年不使用註冊商標申請;
(二)向商標評審委員會提出註冊商標無效宣告申請;
(三)適時向商標局提出商標異議申請;
(四)通過協商的方式獲得引證商標的所有權或使用權;
(五)通過協商的方式獲得引證商標註冊人出具的《商標註冊同意書》,或與引證商標註冊人達成《商標***存協議》;
(六)就申請商標中沖突部分以外的剩余部分向商標局單獨提出註冊申請;
(七)就申請商標向商標局重新提出註冊申請;
(八)適當修改申請商標,並就修改後的申請商標向商標局提出註冊申請。