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商標許可應註意哪些法律問題?

商標許可

商標許可是指商標註冊人通過法定程序允許他人使用其註冊商標的行為。商標權人許可他人使用自己的註冊商標,往往通過與被許可人簽署商標許可協議,授權給被許可人使用,從而獲得相應的許可費用。商標許可解決了被許可人急用商標的需求,也給許可人帶來了經濟收益,這樣的雙贏局面的背後,存在壹些細節上的法律問題。

1、被許可人在被許可商品上使用註冊商標,不得超出許可範圍

筆者在實務操作過程中發現,有些被許可人獲得了商標許可之後,超越被許可的商品範圍使用許可人的註冊商標,例如,被許可的商品類別和商品內容為25類服裝,被許可人超越範圍,將商標使用在第18類“包”上,與服裝壹並配售。

新聞報道壹個案例,寧波海關查獲壹起因未經授權擴大使用範圍以致侵犯“UL及圖形”商標權的五金配件出口案件,涉案價值高達100.8萬元人民幣。據悉,杭州某公司向寧波海關申報出口壹批導軌、管夾等五金配件,申報品牌為“ekoline”,價值超過100萬元人民幣。寧波海關下屬北侖海關查驗關員在對這批貨物查驗時發現,貨物外包裝上除了品牌、規格等信息,還印制了含“UL”字樣的標識。此外,所有貨物上同樣蝕刻有“UL”字樣。海關關員在海關保護備案系統中查詢了美國UL安全實驗所的授權情況,發現並無該公司的許可信息。

對此,海關法規部門聯系權利人核實授權情況,核實的結果令人吃驚,整整2個集裝箱的五金配件中,只有建築用接頭為授權產品,其他貨物均未獲得授權。原來,美國UL安全實驗所僅授權這家公司在建築用接頭上使用“UL及圖形”商標,公司卻隨意地擴大了使用範圍,形成了事實上的侵權。

從上述案例可以看出,無論被許可人主觀上是否有故意超越的惡意,他的這種超越行為,即存在商標侵權風險。

壹方面,超越許可範圍的商品類別的註冊專用權,即使掌握在許可人手中,許可人也不見得願意將該類別壹並許可給被許可人使用。被許可人如果需要使用,必須獲得商標權人的新的授權,否則將構成商標侵權。商標權人對壹個類別的授權意願,並不自然而然影響其對於其他類別的授權意願。

另壹方面,超越許可範圍的這些商品類別的註冊商標專用權,有可能掌握在第三人手中。被許可人如果沒有這方面的法律意識,以為自己的使用方式是在商標專用權授權範圍內的合法使用,則將來壹旦第三人進行權利追究,被許可人就可能構成商標侵權、面臨賠償。

2、被許可人應當按照被許可的商標標樣進行商標使用,不得超出許可範圍

有些被許可人獲得商標許可之後,擅自將授權使用的商標標樣進行重新設計並投入使用,這樣的行為也有可能超越許可範圍。例如對文字商標進行圖形化設計,使得新商標與被許可商標存在差異過大,與第三人在先註冊圖形商標構成新的近似,從而帶來消費者市場混淆誤認,這樣的新設計使用行為,將給被許可人自身帶來商標侵權風險。

被許可人這樣的方式,也可能會給許可人帶來市場方面的損失。品牌形象生動地代表商標權人的形象與性格。被許可人的新的設計,有可能與商標權人的風格相悖,傳達給消費者的信息錯誤,影響商標權人的品牌的市場表現。

此外,商標權人的註冊商標,有可能會被他人提起撤銷三年不使用的申請,此時,商標權人應當依法在收到通知之日起2個月內提交使用證據,如果未提交使用證據,則該商標將被撤銷。對於使用證據,應當明確載明被使用的商標是什麽。如果該商標權人將該商標進行許可,而被許可人並沒有按照許可的商標標樣進行使用,且對於商標標樣的改變較大,則未來壹旦介入撤銷三年不使用程序,則容易出現被許可人提供的商標使用證據不符合要求。此時,如果商標權人也沒有使用該商標,則該商標存在被撤銷的法律風險。

因此,雙方在簽署許可合同的時候,務必明確約定,被許可人不得隨意更改被許可商標標樣投入使用,商標權人應當定期審核被許可人對於商標的使用形式,以便及時發現問題。

3、被許可商標應當是合法、有效的

壹方面,被許可商標應是被核準註冊的商標,且被核準註冊的商品範圍應大於或者等於被許可商品範圍。被許可人在接受許可的時候,應及時進行法律調查,查明被許可商標標樣和商品內容是否是經商標局核準註冊的商標標樣和商品內容,從而確保該商標應當是合法被註冊的商標。否則將存在如下風險:

商標侵權。被許可的商品內容超越商標核準註冊商品範圍,被許可人如果法律意識淡薄,只是依照許可合同,盲目使用,如果此時恰好他人有在先註冊,則會構成商標侵權。

欺騙性許可。商標許可壹般都需要支付許可費用,被許可人不自行查明被許可商標法律狀態,如果商標權人主觀上存在欺騙,將壹個未註冊或者未註冊全面的商標許可給被許可人,被許可人將會產生商標許可費的損失。

另壹方面,被許可商標應是有效的。被許可人在接受許可的時候,還應當及時查明被許可商標是否被續展、商標權是否為商標許可人持有、商標許可人是否有權利對該商標權進行處分。現實中多見,無論被許可人主觀上是否存在欺騙,被許可商標未被及時續展或者許可期限長於商標專用權期間這樣的時間瑕疵,使得被許可人獲得壹件失效的註冊商標,從而產生侵權法律風險,也同樣將會產生商標許可費的損失。

綜上所述,對於商標許可,許可雙方在簽署合同的時候,應註意合同條款的設計,避免出現上述問題。

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