“盡職調查”壹個在投資並購、金融、IPO、掛牌等業務領域出現頻率極高的詞，是律師的壹項基本的業務。而在知識產權領域，很少有人進行盡職調查，其實盡職調查在知識產權的各個領域均具有很重要的作用。本文以商標轉讓為例，進行簡單的梳理。
大家壹定還記得商標轉讓的那個知名案例，即蘋果公司與臺灣唯冠公司簽訂了關於IPAD商標的轉讓合同，而IPAD商標在深圳唯冠公司名下，因此蘋果公司與深圳唯冠公司就IPAD商標轉讓產生糾紛。該案經過調解，蘋果公司最終向深圳唯冠公司另行支付了6000萬美元，雙方壹攬子解決了IPAD商標的糾紛。蘋果公司為獲得IPAD商標多支付了6000萬美元。現實中，在商標業務中，很多的客戶和代理機構都只註重商標的申請、異議、復審等程序中的法律問題，而對商標轉讓卻都不夠重視。
我們恰恰認為，商標轉讓涉及的法律問題相對比其他的商標程序涉及的問題並不簡單。商標申請、轉讓、異議、復審等程序涉及的是商標本身的法律問題，屬於傳統的知識產權範疇，因此商標代理機構或者傳統的商標律師，基本能夠解決。而商標轉讓所涉及的問題不僅僅是商標法，還涉及到公司法和合同法，整個商標轉讓程序是壹個十分復雜的過程。而盡職調查就是壹個十分重要的環節。
壹、對轉讓方的主體進行盡職調查
壹般來講，商標的申請人/註冊人有權利轉讓其商標，出現問題的可能性不大，即便如此，蘋果公司在IPAD商標轉讓案當中，就是對主體沒有進行調查，想當然臺灣唯冠為IPAD商標的主體。除了確定商標的所有人外，還至少需要對主體進行以下三方面的調查：a.該商標有沒有***同***有人;b.現在行政程序中自然人在沒有個體工商戶或者農村承包經營戶執照的情況下，不能申請註冊商標，因此很多自然人委托某公司為自己申請商標，自然人和該公司簽訂代持協議，約定商標的申請人或者註冊人無權對商標進行轉讓;c.調查其在申請註冊商標時，是否有偽造相關文件、證照的行為。鑒於此，應當對轉讓主體進行盡職調查，以防範該風險。
二、對是否存在在相同或者類似商品/服務上的相同或者近似商標進行盡職調查
根據《商標法》的規定，轉讓註冊商標的，商標註冊人對其在同壹種商品上註冊的近似的商標，或者在類似商品上註冊的相同或者近似的商標，應當壹並轉讓。該項的重點就是如何判斷類似商品和判斷近似商標，如果不進行盡職調查，並且具有豐富的商標實戰經驗，無法做出準確的判斷。該調查不僅僅包括已經註冊的商標，同樣對於處於申請狀態的商標也要進行調查、判斷。
三、商標轉讓是否符合轉讓方公司章程的相關規定
商標的轉讓行為，屬於處置公司資產的行為，應當根據公司章程以及公司法的相關規定，做出股東會決議的行為或者履行其他的程序。不經過法定程序，商標轉讓行為是存在很大瑕疵的。即便是法定代表人簽字和/或公司加蓋公章，也面臨著商標轉讓被認定為無效或者被依法解除的情況。對於上述事宜進行調查，列出存在的問題，並出具解決方案，完善商標轉讓行為。
四、轉讓的商標是否存在權利瑕疵
轉讓的商標是否存在被其他第三方提出異議、無效宣告請求、以連續三年停止使用為由的撤銷申請、甚至侵權投訴/訴訟的可能性。轉讓的商標應當符合商標法的相關規定：a.與其他人在相同或者類似商品上在先申請註冊的商標不構成相同或者近似商標;b.不是對其存在代理關系商標的搶註;c.沒有侵犯其他第三方的在先權利，包括在先商號權、姓名權、著作權等等;d.沒有侵犯其他公司的具有較高知名度的商標等等。
五、對於轉讓方是否涉及重大訴訟進行調查
商標權屬於財產權的壹種，壹旦轉讓方涉及到重大訴訟，其商標可以被法院進行查封、扣押，會給將來的轉讓行為帶來阻礙，甚至造成無法轉讓的可能性。如果轉讓方涉及重大訴訟，需要根據轉讓方的情況提出解決方案，評估受讓該商標的風險。
六、對該轉讓商標是否對外進行過許可進行盡職調查
如果該擬轉讓商標曾經對外進行過許可，將對受讓方造成很大的影響。“買賣不破租賃”的規則同樣適用於商標的轉讓和許可當中，商標的受讓人對於以前簽訂的商標許可協議，仍然有繼續履行的義務，壹旦有其他第三方可以使用轉讓商標，對自己的市場將會造成巨大的影響。更為嚴重的是，有些商標許可為獨占的許可，即商標權利人在許可期內都沒有權利自己使用商標。
七、對轉讓商標是否進行質押進行調查
轉讓方由於對外融資，很多情況下將商標權對外質押，壹旦受讓被質押的商標，壹旦轉讓方還款出現問題，轉讓商標將會進入拍賣程序，受讓人將無法獲得商標。
八、對轉讓方的對外投資進行調查
對於轉讓方對外投資的公司進行調查，確定這些子公司是否經營與轉讓商標核準的商品和服務相同或者近似的業務，如果存在相同或者近似的業務，對於受讓商標的使用是否會造成影響，並且對這些影響進行評估，並提出解決方案。
上述商標轉讓中需要調查的八個方面，都參照了實際的案例。雖然經過努力，大部分客戶解決了問題或者將影響降到了最低。但是，有個別企業由於沒有進行盡職調查雖然支付了轉讓費卻喪失了商標;有的受讓了商標被其他方提出了異議、無效;有的被控告承擔侵權責任;有的受讓了對外有許可的商標;也有的被轉讓方收回的了商標。
即便是最後解決了問題，也為此耗費了大量的人力和財力，有的甚至喪失了市場的最好機會。因此，商標轉讓中的盡職調查是必不可少的壹部分，是每壹個重視知識產權的企業應該具有的意識。