近日,教育部、國家知識產權局、科技部聯合印發了《關於提升高等學校專利質量促進轉化運用的若幹意見》(以下簡稱《若幹意見》)。
《若幹意見》和此前的政策相比,有了許多根本性的不同,可以說這是高校專利工作的重要轉變。因此,也引發不少專家,學者、IP管理人員,技術轉移人員的熱烈討論,大家分別從不同的角度給出了各種解讀和工作思考。
無疑,這些解讀和討論是非常有益的,尤其是對於政策的深刻理解,以及後續的落實,配套政策制定等都具有非常現實的意義。
《若幹意見》提出了四項重點任務:完善知識產權管理體系、開展專利申請前評估、加強專業化機構和人才隊伍建設、優化政策制度體系。這四項任務中,個人認為“開展專利申請前評估”,是《若幹意見》中的壹個關鍵點。這壹點執行的方向以及執行的效果,關系到整個目標是否能夠順利實現。
02“申請前評估”,從哪裏來?
從這兩段段話來看,這裏的落腳點在於“決定是否要申請專利”?問題來了,要不要申請的依據和原則是什麽?評價的標準又是什麽呢?目前的文章並沒有明確的文字說明。在該標題下有兩個小的論點,其壹就是“建立評估制度”,其二就是“明確產權歸屬與費用分擔”。
建立評估制度,依據評估的結果,進行“明確產權歸屬與費用分擔”。不少國際上著名高校也都采取了類似的做法:經過評估,單位認為有價值,需要保護的,相關費用由學校來支付。評估後,如果學校認為沒有申請價值,不願意申請的,則會“法定程序轉讓專利申請權或者專利權,允許發明人自行申請專利”。
經過評估,確實可以減少無效申請和低質量專利的數量,但這裏並不能形成高質量的轉了,促進轉移轉化工作。
在講求數量的時代,高校可能顧不上專利質量,進行了大量的專利申請。問題是,無效申請和低質量專利,在審查的時候,基本就可以消除掉了;如果還不夠,審查再嚴格也就是了。高校也可以完全通過“發明人不得利用財政資金支付專利費用”,“停止對專利申請的資助獎勵,大幅減少並逐步取消對專利授權的獎勵”來實現。
03. 從《若幹意見》內涵看,需要“促進轉化導向”的評估
《若幹意見》中,也確實表達了同樣的涵義:專利申請評估後,對於高校決定不申請專利的職務科技成果,高校要與發明人訂立書面合同,依照法定程序轉讓專利申請權或者專利權,允許發明人自行申請專利,獲得授權後專利權歸發明人所有,專利費用由發明人承擔,專利轉化取得的收益,扣除專利申請、運維費用等成本後,發明人根據約定比例向高校交納收益。
從這裏看, “開展專利申請前評估”的結果,是“明確產權歸屬與費用分擔”壹個依據。但是,這裏並沒有結束,我們“開展專利申請前評估”,絕對不僅僅是為了“明確產權歸屬與費用分擔”,或者說,通過評估,對於質量不佳的發明,以不承擔專利的保護的各種費用,來阻止老師進行專利申請。如果是這樣,我們只要取消所有的專利資助,獎勵,限制政府資助項目用於專利申請,就可以簡單有效的解決問題。
《若幹意見》完整的意思是,提升高等學校專利質量促進轉化運用,顯然,我們的核心在轉化運用上。因此,我們可以提出:專利申請前的評估標準,要以是“識別、確認有潛在商業技術為目標。”
申請前的評估主要要的兩個任務是: 可專利性評估與業可行性評估。
確實,事物發展也有階段性,現階段我們不能,或者無法做到完全以商業價值為目標的評估,但我們需要避免的是陷入到僅僅為可專利性,即完全以評價發明創造的新穎性、創造性的為核心和目的的評估。如果是這樣,我們可能會把大量的人力,物力投入到另外壹場為“專利而專利,為創新而創新”的活動中,而無法保障創新的價值和其商業化所需要投入資源投入。
04. 轉化導向的評估,需要評估什麽?——以國外大學案例
查閱了國外幾家著名高校的知識產權政策,其中專利申請前的評估有以下描述:
A 佛羅裏達大學,在治療疾病並使把發現商業化使世界變得更美好方面贏得了領導者的聲譽。其於1985年開始做技術許可,每年接收300多項發明公開信息,執行100多次商業交易,並成立近20家公司。2017年,米爾肯研究所(Milken
Institute)因其技術商業化努力而使得佛羅裏達大學排名全國第三。
收到發明披露信息後,佛羅裏達大學許可辦公室會安排與發明人會面。他們將壹起討論這項發明,並對制造的可行性、專利性、新穎性、潛在的應用和可能的市場進行初步評估。因為為壹項發明申請專利是昂貴的,許可官可能會作出不進行發明申請的決定;如果尋求發明申請,將制定初步的許可策略。也就是說,其評估是以是否要追求商業化為目標。
其IP政策中,特別提到OTT辦公室, 在投資獲得專利保護的成本之前必須考慮壹項技術能夠成功獲得專利或獲得實施機會 。例如,壹個潛在市場太小或潛在開發成本太高,都可能使壹項發明很難獲得許可,這樣的發明評估結果,即使有的創新性,很可能也不能獲得專利申請的機會。
評估是以是否有商業化前景和價值為原則,如果有,則需要考慮,如何規劃IP,明確保護策略,以及許可授權策略(普通,獨家,還在自己建立或者投資公司)等,使其商業價值得到保證。
B 麻省理工學院?
麻省理工學院TLO(技術許可辦公室)收到發明人提交的公開表後,指定的技術許可官員將開始評估發明的可專利性、商業潛力和對贊助商的義務。
其第壹步通常也是與發明者會面,TLO會要求其中壹個發明人參與先前技術的文獻檢索。評估過程,TLO會鼓勵發明人給予反饋,或者能積極配合講清楚其技術特點及商業價值主張。如果發明人對其技術和市場可行性的洞察力非常強,也有很好的商業網絡,行業合作關系,則其技術授權出去的機會就會非常大,TLO對著這樣的發明往往會給予IP保護規劃和支持。
MIT的IP政策中也明確說明:盡管專利保護有時是出於各種非商業的原因,如專業地位,麻省理工學院不會為那些在商業上沒有吸引力的發明尋求保護——即使發明有智力價值——除非研究發起人另有要求的。麻省理工學院通常會尋求發明的專利保護, 以尋求商業許可 並遵守贊助研究協議的條款。
麻省理工學院支持將麻省理工學院的研究成果用於公***用途並使之受益的努力。在許多情況下,僅僅公布研究結果就足以將麻省理工學院的研究成果轉移到公眾手中。在其他情況下,有必要通過保護知識產權和授予許可證來 鼓勵工業投入資源開發供公眾使用的產品和過程 。
目的就是:以為潛在的被許可方提供足夠的激勵,使其能進行風險資本投資、兌現產品開發所需資源的承諾。
C.哈佛大學
哈佛大學在提交發明披露文件的網頁入口,直接就是“Assess the patentability and commercial viability of your work“發明的可專利性和商業可行性評價。點開鏈接,需要提交的ROI(Return on investment 投資回報率)文件。 技術發展辦公室OTD (Technical
development office)收到發明人提交投資回報表後,會與發明人進行聯系,***同探索發明的研究潛力。OTD全權負責確定是否應就受支持的發明提出專利申請。可以基於商業潛力,對第三方的義務和權利,或出於OTD酌情認為適當的其他原因,做出申請決定。申請專利的受資助發明的發明人應當按照學校或其代理人或指定人的要求,在實施專利的過程中以各種方式進行合作,發明人不需要支付費用。
D 斯坦福大學
發明披露中必須涵蓋的發明人就壹項發明是否具有商業營銷潛力做出合理判斷,如果存在這樣的商業潛力,這項發明應該被認為是“潛在的專利”,必須向斯坦福披露。我們看這裏,先是初步判斷有商業潛力,才被人認為是“潛在的專利”。
05 申請前的評估,誰來做?
明確了評估的目的和標準,下壹步就是誰來評估的問題。《若幹意見》中提出,評估工作可由本校知識產權管理部門(技術轉移部門)或委托市場化機構開展。
很顯然,目前,國內多數高校的知識產權辦公室和技術轉移部門,人力配備還不足以能夠應對突入起來的評估工作。且,申請前的評估工作,本身具有很強的專業性和技術性。
專業化的隊伍,何時能夠建立?
查閱在壹些世界壹流大學裏,技術評估工作,通常是由技術許可辦公室團隊,加上外界的商業機構,***同完成。
06 可能引發的問題與矛盾
發明披露是大學創新周期的命脈,國外大學的TTO的大部分時間都花在了審核和分析它們以實現潛在的商業化上。他們有比較高的專業度,且人員配備整體比國內要多的多。然而,其依然會面對如下問題:
評估工作本事是有挑戰性的,也具有很大風險,且,商業化的成功與否在很大程度上取決於技術及其發展階段。大學披露的大多數創新都處於非常早期的階段,在獲得商業許可之前需要進壹步的發展、開發——需要的是中間環節,而不是技術不行。這中間如何平衡?
07 發明申請前的評估,到哪裏去?
大學的發明,基本都是早期技術,評估中要考慮如何實現以下目標?
客觀評估和分類技術
提高商業化成功率
避免高昂的不良技術資產成本
評估決策中消除猜測和主觀性
評估結果能獲得發明人能認可
避免政治決策
支持高比例的獲勝技術
消除專利和決策過程中的政治和個人問題
消除技術評估和分類中的猜測
好的評估報告,應該報告以下內容:
發明的技術優點和挑戰,包括潛在的監管障礙和當前形勢
可能擁有的知識產權,包括詳細的搜索結果
可用於將該的發明商業化的商業潛力和途徑,包括行業趨勢,投資環境,競爭格局和SWOT分析。
有用的行業信息和潛在合作夥伴的聯系方式。
08 我們準備好了嗎?
商業化需要有很好的IP保護,而不是說,高質量的IP保護,壹定會導致好的商業化結果。
我們需要高質量的專利保護技術,但是,我們始終要盯著技術的應用,而不在保護知識產權的路上迷失。
技術從實驗室到市場,這個鏈條非常的長,中間環節很多。壹個環節做不好,必然會影響到整個鏈條的實現。但是,做好這個環節的工作,是為了讓其能配合好、服務好整個鏈條。
再次回歸專利的本質:
大多數發明都需要進行廣泛的開發,然後才能獲得切實的成果。產品開發占用大量資源,專利保護有助於專利持有人收回在市場上的投資。大學沒有資源來開發產品。因此,通過追求專利保護,大學可以為公司提供其技術的專有權利,以激勵他們投資產品開發。專利保護還幫助擁有技術權利的UC初創公司吸引資金和商業夥伴。但是,首先技術是投資公司和商業夥伴需要的技術,其有商業化的可能。