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專利組合,應該做什麽樣的盡職調查

專利盡職調查的基本觀點

1.

基礎項目決定調查內容。由上文的歸納可以看出,基礎項目可以是交易、特定法律行為或是專利侵權訴訟。基礎項目不同,專利權被關註的內容和重點也不相同。例如,在專利權質押融資項目中,專利權的穩定性和其在經濟方面的價值(資產評估)是盡職調查的重點;但是在專利侵權訴訟中,產品技術特征是否落入了專利權利要求保護範圍是調查的重點。合理設定專利盡職調查的重點,會顯著地提高調查效率和質量,並有效地節約調查成本。

2.

盡職調查應當詳略得當,但是不能專註壹點不及其余。壹個完整的專利盡職調查應當包括專利資產的確認,專利交易的相關風險與評估,風險規避,與專利資產相關的利益協同,並購後專利資產的有效利用等各個方面。例如,很多項目組容易忽視並購後專利資產的如何有效利用的風險和提示。委托方做壹次全面系統的盡職調查頗為不易,在調查重點被滿足的情況下,主持盡職調查的專利律師應當盡可能地將上述各方面給予快速、精準的覆蓋,以期使調查報告更全面、更有質量。

3. 四步檢索法:專利族檢索,專利法律狀態檢索,專利有效性檢索,專利侵權風險檢索。[17]

四步檢索法在專利文獻信息化後使得專利律師做專利盡職調查效率可以大大提高。

專利族通常指同族專利。同族專利是基於同壹優先權文件,在不同國家或地區,以及地區間專利組織多次申請、多次公布或批準的內容相同或基本相同的壹組專利文獻。例如在中國申請專利之後,又將相同專利向外國申請專利;此外,將此前合案申請的壹個專利拆成若幹個專利後分案申請的專利可以被稱原為同案專利的同族專利。

專利法律狀態通常包括專利申請過程中的申請提交、公開、授權、無效、繳費、查封、轉讓、質押等法律狀態。

專利有效性檢索通常是針對專利的穩定性進行檢索,即盡力發現可以使本專利喪失新穎性或創造性進而導致本專利無效的現有技術或抵觸申請。

專利侵權風險檢索的目的,通常是對比己方產品技術特征是否落入了他人專利權利要求的保護範圍之內,做此類對比的前提是檢索出他人的相關專利。

(二)專利盡職調查的內容

專利盡職調查可以大致分為四個層面:形式層面、法律層面、技術層面和 FTO 專項。

1. 形式層面的盡職調查,普通律師即能勝任

此層面盡職調查的內容包括但不限於確認專利權的類型、專利的有效期限、專利費用繳納情況、專利所有權的***有、專利是否被授權、標的是專利權還是專利申請權、專利的地域性、專利質押、查封、無效等情況。

2. 法律層面的盡職調查,通常需要精通專利法的律師主持

此層面盡職調查的內容包括但不限於:專利權的歸屬、專利權的穩定性、他人是否能對專利或科技成果提出權利主張、專利的有效期限、專利權利要求是否曾經修改、專利權人人是否放棄過發明技術方案、是否面臨潛在的侵權訴訟、是否存在對外授權許可、是否存在正在進行中的法律糾紛等。

3. 技術層面的盡職調查,通常需要專利代理人或具有專利代理人資格的專利律師主持

此層面盡職調查的內容包括但不限於本專利是否依賴於其他專利、是否存在替代技術、技術在所在行業的壟斷程度、技術的實施成本、權利要求的範圍、是否成熟的專利技術、是否依賴於背景技術、是否存在改進技術、是否存在配套技術、是否切合買方的需求、是否欠缺授權的實質條件、專利申請文件是否存在瑕疵、是否易於回避設計、發明人是否支持專利的實施、專利權人是否具有足夠的技術能力、專利組合是否存在問題等。

4.技術自由實施(FTO)專項調查

技術自由實施調查最好由具有專利代理人資格的雙證律師來主持。技術自由實施調查(FTO)的目的主要是避免新產品上市或企業上市遭遇專利侵權訴訟和懲罰性賠償金,因此組織FTO調查時持有雙證的專利律師是最佳人選。技術自由實施(FTO)專項調查的內容包括但不限於:己方正在研發或生產的產品是否侵犯他人的中國專利權、是否侵犯他人的外國專利權;如果存在侵權風險如何從技術方面做規避設計、如何規避專利侵權風險地域和風險市場、如何發起導致他人專利無效的申請或訴訟、如何防範他人宣告己方專利無效、如果防範在資本市場融資或上市過程中遭遇“專利狙擊”。

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