通常,審查意見通知書中會明確指出申請文件存在何種缺陷,如果我們想要作出有針對性的答復來消除各種缺陷,則需要掌握壹些技巧。下面就對壹些常見缺陷的答復技巧來進行壹壹闡述。
1、公開不充分
如果審查員認為專利申請文件不符合《專利法》第26條第3款關於“清楚”“完整”“能夠實現”的規定,即說明書公開不充分,通常會在審查意見通知書中首先指出這壹缺陷。
導致審查員認為說明書公開不充分的原因可能有多種,有可能是因為說明書確實存在沒有全面完整地描述發明創造的技術方案不可克服的實質性缺陷造成的,也有可能是因為其他壹些可以克服的缺陷造成的。例如:說明書存在打字錯誤、翻譯錯誤;說明書的某些語句不通順,不易理解;說明書使用的術語不規範;審查員對發明的背景技術掌握不夠,認為說明書缺少對本發明的描述;審查員沒有準確理解發明內容等。
申請人應當仔細閱讀審查意見通知書中給出的具體理由,分析清楚造成審查員得出這種結論的原因所在,並針對不同情況成熟意見或者修改文件。此時,申請人需要特別註意理解與掌握《專利審查指南》第二部分第二章的相關規定。
如果經分析認為,審查員認定說明書公開不充分的原因是語句不通順、文字或語句存在歧義、上下文描述不壹致或者相矛盾或翻譯錯誤等造成的,則可以通過修改說明書以克服此類缺陷。申請人修改時應該充分說明修改的依據,指出修改的內容可以從原說明書和權利要求書的記載直接導出,否則將導致產生修改超範圍的缺陷。
如果經分析認為,審查員認定說明書公開不充分的原因是在於審查員對發明的背景技術掌握不夠,從而其認為說明書未對某技術內容作出清楚的描述,則應當在意見陳述書中詳細說明所述技術內容屬於本領域技術人員的公知常識,此時最好提供相關的現有技術文獻,例如相關領域的教科書、詞典等作為輔證。
如果經分析認為,審查員認定說明書公開不充分的原因是在於其沒能準確理解發明內容,則應該在意見陳述書中向審查員作出澄清性說明,必要時對申請文件作澄清性修改,並說明這樣的修改未超出原說明書和權利要求書記載的範圍。