依照專利法的規定,符合以下兩個要件的情況視為抵觸申請:
壹、在某項專利申請之前由他人向專利局提出過
二、記載在某項專利申請申請日之後公布的專利申請文件中
抵觸申請是為了防止不同主體就相同的發明創造提出專利申請後,重復授予專利權,從而使獲權專利不具有唯壹性,同時也體現了我國專利制度的先申請原則即專利優先權,保證專利授予最先申請的人。
在現實中,有些發明人在提出專利申請後,在申請審查階段,出於多方面的考慮,可能要求撤回其專利申請,法律允許申請人在被授予專利權之前隨時撤回其專利申請。專利申請的撤回,可以采取作為的方式和不作為的方式。當申請人以書面形式向專利局提出聲明,主動要求撤回專利申請時,撤回行為的發生,必然使專利局的審查程序終止,從而也不會產生授權並公開其發明創造內容的結果。
申請在公開前撤回,被視為該項申請自始不存在,如果在後申請存在,該在後申請成為唯壹申請,在符合其他條件的情況下,就可以獲得專利權。這說明,在先申請在其公開前撤回的,不構成對在後申請的抵觸,缺少“在後公開”這壹要件,抵觸申請不能形成,因而,不致使在後申請的新穎性喪失。
申請人以不作為的方式撤回申請的,發生在發明專利的審查程序中。發明專利申請的審批,實行的是經初步審查合格後,由專利局將其申請自行公布,又稱為早期公開,之後應申請人的請求進行實質審查,如自申請日起3年內,發明專利申請人無正當理由逾期不請求實質審查的,該申請即被視為撤回。以不作為的方式撤回專利申請,也是申請人的合法的選擇,在實際生活中也有壹定普遍性。但此時,該項申請已經公開,對於發生在公開之前的後項申請,按現行專利法的規定,在先申請即已構成對在後申請的抵觸,因為抵觸申請的兩個必備要件均已具備,在後申請因此喪失新穎性,不能獲得專利權。於是,兩個申請人,由於不同的原因,都沒有獲得專利權。筆者認為,目前的規定,不盡合理,有值得探討之處。
發明專利與實用新型專利審批程序是不同的,發明專利申請的公開先於授權,而實用新型則是申請公開與授予專利權是同步的。所以,對實用新型來講,以“在先申請”和“在後公開”作為抵觸申請的構成要件,是合理的,起到避免重復授權的目的。而對於發明專利來講,即使申請公開,但尚未授權,在此階段撤回了在先的申請,此時,申請公開前存在的在後申請,已成為唯壹申請,在符合其他條件的情況下,獲得專利授權也是唯壹的。但按現行法律的規定,卻因為抵觸申請的形成不能獲權,這對於在後的申請人,是不公平、不合理的。排除抵觸申請的存在,是為保證授權專利的獨占性,但當重復授權的前提已不存在時,仍以抵觸來論之,其結果與設立抵觸申請的立法本意是相悖的。
抵觸申請的四個構成要件:
1、申請人:任何單位或者個人,包括申請人自己;
2、申請日:在正在審查的專利申請申請之前向專利局提出申請,即屬於先申請;
3、公布日:由專利局在後申請的申請日或之後依法公布;
4、發明相同性:在申請文件中記載了與後申請同樣的發明或者實用新型。
抵觸申請對新穎性和創造性的影響以及如何避免發生抵觸申請:
抵觸申請的申請日在先,公開日在後,則損害了該發明或者實用新型專利申請的新穎性,但不破壞該發明或者實用新型專利申請的創造性。為避免發生抵觸申請的情況,可以在申請時先向有關部門咨詢,更保險的方法是找專業專利代理公司代理申請。