專利權不可執行性抗辯並非基於美國成文法，而是源於美國專利司法判例。基於這壹抗辯，被控專利侵權人可以主張專利權是不可執行的，因為專利權人在專利申請過程中違反了公平原則。
違反公平原則行為的相關規定。
因為美國專利商標局的專利審查是單方面的程序，通常，審查員只是通過檢索自己獲得的信息，在有限的時間內確定專利申請的可專利性。大多數情況下，發明人或申請人實際上最了解專利申請的相關信息。因此，為了保護公共利益，美國專利商標局已將申請人披露和告知義務的相應規定，以及坦率和誠實的道德標準寫入《聯邦行政法規匯編》和《美國專利審查指南》第600章和第2000章。
《聯邦行政法規》第37篇第56條部分摘錄翻譯如下:“參與專利申請和審查過程的每壹個人都有義務向專利局坦白和誠實，包括披露他/她所知道的與可專利性本質有關的信息的義務”；“滿足以下條件的信息將被認為在本質上與可專利性相關:a)信息本身或者與其他信息相結合能夠初步確定專利權利要求的可專利性；b)信息推翻了申請人關於可專利性的主張或與之不壹致，或信息推翻了申請人不可專利的理由或與反駁理由不壹致”；“所謂‘與專利申請和審查過程有關的人’包括:a)專利申請的每壹個發明人；b)準備或參與專利申請的每個代理人或律師；c)實質上參與準備專利申請的任何其他人，以及與發明人或受讓人有關的任何人，或有義務轉讓專利申請的任何人”。
因此，如果申請人在專利申請審查中未盡到告知義務，違反了坦誠、誠實的道德標準，則可視為違反了公平原則。在判斷該行為是否違反公平原則時，通常需要考慮兩個因素:缺失的信息是否與可專利性本質相關，以及申請人的行為是否“故意”誤導專利局。
1與專利性本質相關的信息
與可專利性本質相關的信息是指在審查專利時可能影響其可專利性或暴露審查員關註點的特征。其中，專利審查流程包括新申請的審查流程、專利的復審流程和再公告審查流程。專利申請人的披露義務不僅限於申請人已知的以往案例，還包括與專利可專利性相關的所有其他信息，包括訴訟信息。根據美國專利審查指南，訴訟包括涉案專利無效的訴訟和指控專利申請人欺騙或違反公平原則的訴訟。
例如，在Critikon訴Becton Dickinson壹案中，Critikon的專利被聯邦巡回法院裁定為不可執行，原因是其在專利復審過程中未履行披露與其專利相關的無效訴訟信息的義務。聯邦巡回法院審理此案後，裁定Critikon的專利不能實施，因為Critikon在專利審查過程中違反了公平原則。違反公平原則的是，Critikon公司在對le miex專利進行重新公告和審查的過程中，未披露與le miex專利相關的無效訴訟。無效訴訟涉及的專利(麥當勞專利)與Lemiuex專利的可專利性有關，未公開的行為可以推斷為誤導意圖。
本案中地區法院和聯邦巡回法院的主要爭議是，訴訟中涉及的McdonaId專利是否是Lamiuax專利可專利性相關的信息。當地法院認為，麥當勞的專利沒有實質性的關聯，因為它與涉案專利有實質性的不同。然而，聯邦法院認為，麥當勞的專利揭示了兩個重要特征，這兩個特征是審查員在審查專利時重點關註的特征。雖然這兩個特征被應用於兩個完全不同的設備，但不能得出麥當勞的專利不是與可專利性相關的信息的結論。根據MPEP 2001.06 (c) (2005)的規定，如果在重新公告案件的審查過程中對專利提出無效宣告，則用於宣告無效案件中專利無效的前壹案件專利的重新公告審查是與可專利性相關的信息。
本案中，聯邦法院最終裁定專利有效，即McdoRald專利不足以使le miex專利無效，但被認為是與le miex專利可專利性相關的信息。由此可見，美國專利法中判斷信息是否實質相關的標準是比較寬泛的，不能僅僅因為不會影響專利的可專利性就武斷地認為信息不實質相關。
2故意
雖然不需要像欺詐壹樣有嚴格的證據證明錢宅與申請人主觀故意的關聯性，但不足以證明申請人單純的疏忽、偶然的疏忽和錯誤的判斷使專利不可執行。但是，申請人的行為是“故意”還是非故意的單純疏忽或偶然失察，如何判斷標準呢？
“故意”通常由證據推理來證明，不壹定要發明人或代理人供認。但是必須有與“故意”相關的證據，雖然這個證據不壹定是直接證據，但是可以從專利權人的行為中推斷出來，例如，輕率的疏忽和明顯的過失。但是，“故意”誤導不能僅從裁決中的過失來認定，專利權人的主觀誠實度是可以考慮的因素。“在Kinsdown案中，法官認為“故意”的推斷取決於案件的整體情況，包括過失的性質和程度，以及是否存在主觀上的善意。在艾倫射箭案中，發明人及其專利律師辯稱完全出於善意，他們認為前壹個案件與涉案專利的新穎性和創造性無關，因此沒有提交給專利局。但判斷前案是否與涉案專利的新穎性或創造性有關，應最大限度地解釋權利要求，避免誤判。
“實質相關”和“故意”並不是完全分開的:相關程度越高，判斷違反公平原則所需的“故意”程度就越低。當專利權人面臨高度相關的在先案件，且有明確證據表明專利權人知道或者應當知道該在先案件的相關性時，“善意誤判”的理由難以防止“故意”的誤導認定。所以，這種情況下單純否定“故意”是沒有用的。
壹般來說，隱瞞或者隱瞞用於反駁相應的外國申請(指非美國申請)的在先案件，是被認定為“故意”的重要事實因素。因此，如果相應的中國專利在審查過程中被中國專利局發現的在先案例所反駁，申請人應當及時向美國專利局提交相關的在先案例，以避免美國專利申請在後續過程中被判定為不可執行。
此外，如果發明人之前生產的產品在未向專利局披露的情況下出售，雖然該產品與專利申請並不完全相同，但卻揭示了該專利區別於前案的重要技術特征，也會導致“故意”誤導專利局的後果。
當然，造假的行為比隱瞞信息更容易被判定為“故意”。當專利申請人提交非英文的案例或文件信息時，可能會誤導審查員認為該案例相關性較小，從而導致“推理隱藏”。
關於是否取消專利權不能強制執行抗辯的討論。
考慮到美國限制違反公平原則的行為制度的積極意義，國內也有學者呼籲效仿美國，建立相關的申請人披露和通知制度。事實上，目前在美國專利法改革方案的討論中，美國專利界也在激烈討論是否廢除專利權因違反公平原則而不可執行的抗辯。美國國家科學院也曾為美國專利法的改革提案撰文，提出廢除專利權人在專利申請過程中違反公平原則的抗辯，主張專利權不可強制執行。
建議廢除的理由主要有:(1)沒有明確的客觀標準來界定哪些行為違反了公平原則，對違反公平原則的行為的判斷是基於具體事實的個人主觀判斷；(2)法院對申請人告知義務的要求是難以達到的最高誠信水平；(3)對“與可專利性本質相關的信息”和“意圖”這兩個要素沒有明確的定義；(4)美國聯邦巡回法院也指出，不可執行抗辯像瘟疫壹樣被過度濫用，不僅增加了訴訟成本，也降低了訴訟效率。
但近日，美國律師協會知識產權部仍在給參議院司法委員會寫的美國專利法改革提案中建議，主張專利權對違反公平原則的行為不可執行的抗辯制度應進壹步修改、完善和保留。
美國專利界仍在審查建立告知和披露義務的法律意義和實際效果，對進壹步修改和完善違反公平原則行為的認定標準未達成壹致。所以，筆者認為，在跟隨美國的號召建立自己的相關制度之前，應該三思而行。而且中美兩國在司法制度、訴訟程序、司法理念、法治發展等方面存在明顯的差異和差距。比如中國沒有美國的審前調查取證程序，被控侵權人很難獲得中國專利權人違反公平原則的證據。在美國，被控侵權人可以利用這種調查取證程序，調查專利權人的證人、物證等信息。從而了解專利權人在獲得專利的過程中是否有違反公平原則的證據。
中國的專利權人在和美國打交道。
專利申請中應註意的幾個問題
在下文中，作者簡要介紹了中國專利經營者在處理美國專利申請時，為避免違反公平原則應註意的壹些問題。
1所有相關人員均有告知義務。
除發明人外，任何參與美國專利申請文件的準備、交付和答辯的個人都負有上述披露義務。例如，美國申請的作者、審查員和專利代理人必須告知審查員該發明在美國的任何相關出版物、專利、專利申請和其他公共使用或銷售活動。
確認所有的發明人都是真正的發明人。
發明人身份錯誤可能導致專利在以下兩種情況下無法實施:(1)發明人列表中至少有壹個發明人不是真正的發明人，或者(2)如果至少有壹個真正的發明人沒有出現在發明人列表中。
3 .關註企業地位的變化
如果向美國專利商標局提出專利申請時的企業狀態為小企業，如果該企業後來發展為大企業，無論是在審查中還是專利授權後，都應及時按大企業繳納各種費用。
避免任何虛假陳述。
在審查過程中，有時發明人為了克服駁回，可能會出示壹些證據或作出宣誓陳述以克服前壹個案例，但應避免任何虛假證明或虛假陳述。
向發明人確認最佳實施例是否已經在美國專利申請中公開。
在美國專利申請中，故意隱藏最佳實施例也可能導致專利不可執行。
同時通知美國專利商標局正在審查的其他相關申請。
如果申請人同時在美國有與發明相關的其他申請，並且這些申請的內容與本申請的可專利性相關，那麽發明人也有義務將這些申請的信息告知審查員。
發明人的誓章須予確認及簽署。
發明人應在簽署宣誓書之前閱讀、理解並批準該宣誓書。如果發明人不能閱讀或理解英文，則應向發明人提供相應的中文版本，以解釋誓章英文版本的內容。
8 .披露中國審查員在專利審查過程中引用的前壹案例。
如果中國審查員在審查與美國申請相對應的中國專利申請時引用壹些以前的案例。然後，這些曾經的案例也要告知美國考官。註:無論美國申請是否主張相應中國申請的優先權，只要中國申請的內容對美國申請的可專利性有影響，發明人就有上述告知義務。同樣，如果有其他國家的專利申請與美國的申請相對應，如日本專利申請、韓國專利申請，那麽其他國家的審查員在審查中引用的前者案例也應當告知美國審查員。
前壹個非英語案例需要翻譯或提供其相關性的簡要說明。
如果美國審查員被告知先前的案例是非英文的，例如，中國審查員在審查相應的中國專利申請時引用了中文的先前案例，那麽要麽提供先前案例與美國專利申請的相關性的簡要說明，要麽提供先前案例的中文英文翻譯，要麽提供在其他國家提交的專利申請的等效英文版本。
10告知義務貫穿於美國專利審查的整個時期。
在美國專利申請被放棄和授權之前，與美國申請有關的人壹直有義務及時將會影響美國申請可專利性的在先案件告知審查員。
11提交的前壹個案例建議使用最低關聯標準，而不是實質性關聯標準。
只要發現或懷疑某前村與美國申請有關，就應及時告知美國審查員。盡量不要只公開妳判斷會對美國申請的可專利性產生重要影響的以前的案例。壹些申請人認為沒有實質聯系的前案，在訴訟過程中可能被認定為與可專利性有實質聯系。